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专利创造性中辅助判断因素的价值分析及我国相关实践
发布时间:2019-11-07 来源:

 黄国群/熊玲潇

原文载于《电子知识产权》第九期

摘要:在理论层面,因部分辅助判断因素表现与专利法立法宗旨高度契合;考虑辅助判断因素符合程序法层面听证原则;辅助判断支持专利创造性判断,可适当弥补主体判断方法的固有主观性不足,更好服务于不同领域政策等,决定了专利创造性判断中适用辅助判断因素的正当性。辅助判断因素判断与专利创造性主体判断方法之间关系存在表征说、补充说、无用说等几种隐含学说。通过分析我国2011年至2017年间涉及辅助判断因素的152篇裁判文书,归纳总结出辅助判断因素在我国专利创造性判断中的适用特点及不足,给出了一些针对性的完善建议。

 

关键词:专利创造性判断;辅助判断因素;专利;表征说

 

辅助判断因素,国外称为Secondary ConsiderationsSecondary indicators,在我国又被称为判断发明创造性时需考虑的其他因素、创造性判断的辅助因素、创造性判断的辅助指针、辅助性判断因素、用于帮助判断发明创造性的客观标志等。自1993年我国将专利创造性的辅助判断因素规定在《专利审查指南》中以来,包括解决了长期存在的技术难题等在内的四种辅助判断因素在我国司法实践中得到一定程度的适用,并获得了一定的积极效果。但在实践中当事各方对辅助判断因素的适用规则认识不一,在举证和相关判定上的盲目、随意性特点明显。专利审查机关、法院在适用辅助判断因素时在同一案件中对辅助判断因素的适用意见和标准也常不一致。究其原因,对于辅助判断因素的认知和理解深度方面不够,共识性不强。本文尝试从理论层面深入分析辅助判断因素与主体的判断方法关系,梳理相关理论脉络及其实践要求,以期能明确四种辅助判断因素的适用规则,便于当事人更具针对性的提出诉请和提交证据,也有利于专利审查机关和法院统一裁判标准、节约司法资源。

辅助判断因素支持主体判断方法的理论分析

(一) 辅助判断因素支持专利创造性判断的依据及价值分析

1.部分辅助判断因素表现与专利法立法宗旨高度契合

专利制度的重要功能在于鼓励发明创造,推动发明创造的应用。专利法精神要求把专利权授予真正有价值的发明创造。对于有价值的发明创造,可以从技术贡献的层面和经济激励的层面进行考量。如同商标的价值在于商标的使用一样,专利的价值在于专利的实施,通过专利实施促进发明创造投入应用,促进社会技术进步,以增进社会福利。而专利实施的价值可以通过专利是否获得了商业上的成功来评估。一项取得巨大商业成功的专利产品,如果该成功可以直接归因于发明的区别技术特征,那么专利技术方案的经济价值自然能体现。该技术方案或技术特征本身对社会经济的刺激使得在某种程度上可以弥补其在技术贡献度上的些许不足,这样的发明创造也与专利法精神相契合,应当为专利法所鼓励而授予专利权。

2.在程序法层面,考虑辅助判断因素符合听证原则

在实质审查过程中,审查员在作出驳回决定之前,应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会。针对审查员的审查意见,申请人有提出意见和提供证据予以反驳的权利。根据我国实践中的专利创造性判断规则,一般是在利用主体判断方法判断专利创造性后存疑时,才给辅助判断因素适用的机会。如果此时不再考虑辅助判断因素,那么,对于申请人而言创造性的争辩空间无疑会小很多。因此,在专利授权程序和专利确权程序中,为了司法公正,依据听证原则,给予申请人充分的争辩机会,考虑申请人提出的所有可能支持专利创造性的证据。即使为了提高知识产权诉讼效率、降低知识产权诉讼成本,审查员也不得以节约程序为理由而违反听证原则。

3.辅助判断支持专利创造性判断,可适当弥补主体判断方法的固有主观性不足

现有的专利创造性主体判断方法天然具有一定程度的主观性,这种主观性容易造成事后眼光等非客观评判的情况。法律在界限附近是模糊的,司法机关不是投入案件事实递出法律判决的自动售货机,法官的价值判断和自由裁量不能完全避免。人的思维活动具有主观性,即使受过法律专业训练的法官和审查员也不例外,法官和审查员在进行创造性判断、解决与辅助判断因素相关的法律问题时的法律思维,不能完全排除经验、直觉等主观性因素的作用,但是法官和审查员的法律推理是一种辩护性推理,其主要功能在于说服案件当事人和社会大众。辅助判断因素作为一种客观指示,有利于法官和审查员的在其法律推理过程妥善处理必须逻辑上的合理性和基于案件事实的客观性二者之间的关系。

由于辅助判断因素将注意力集中在经济和动机上,而非技术问题上,因此,相对于专利诉讼中经常出现的高度技术性的要素,辅助判断因素更易司法处理。 商业成功是专利非显而易见的有形而客观的指标。作为客观指示,辅助判断因素可以帮助判断者获得与发明创造相关的更加完整的背景技术信息,帮助判断者降低主观因素而更加客观地进行创造性判断。在专利创造性判断中使用辅助判断因素的目标之一是避免事后诸葛亮。在专利创造性判断时,由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断,这种从后向前的判断过程容易对发明的创造性估计偏低,从而犯事后诸葛亮的错误。事后诸葛亮之所以出现是因为几乎每一项由现有元素组合而来的发明在事后看起来都显而易见。然而,辅助判断因素可以促使判断者关注发明作出时的条件和情况,因而有利于降低事后诸葛亮的风险。

4.引入辅助判断因素有利于克服因领域技术差异带来的偏差,更好服务于不同领域的产业政策

主体判断方法是专利创造性判断的一般方法,细致来说,这种一刀切式的方法并非完全契合机械、电气、生物、医药、化学、电子等各个差异巨大的领域的专利创造性判断。一般认为,专利法的目的在于奖励真正的发明创造,而非对任何细微的进步都授予专利权。但是在化学、医药等领域,一个细小的改动就可能产生显著的改善效果。有学者提供的经验数据表明,专利制度在药品和化学行业的激励创新方面十分有效。 也有学者指出,对于商业方法专利、商业方法软件及系统专利而言,商业方法的创造性直接体现为商业成功,可以针对软件改进型微创新中在用户体验和商业价值的特点,适当把握在创造性判断中对辅助判断因素的考量程度 因此,在这些领域内,辅助判断因素的适用尤为重要。辅助判断因素可以帮助识别不同领域的差异,帮助这些领域进行符合产业特点和产业政策的判断。

(二)国外辅助判断实践及与主体判断方法关系的几种隐含学说

美国1966Graham确立了非显而易见性判断的“Graham因素判断方法。美国最高法院认为,商业成功、长期存在但未解决的需求、他人的失败等辅助判断因素可以被用来说明专利开发时的情况,这些辅助判断因素作为专利非显而易见的标志,可能具有相关性。自该案之后,美国最高法院在其每一项显而易见的判断中都使用了“Graham因素判断方法。除了Graham案中列举的辅助判断因素,联邦巡回上诉法院和地区法院通常也在相关情况下考虑其他因素,包括(1)本领域内,其他人对本发明的复制、模仿;(2)发明与现有技术的常理相悖;(3)本领域技术人员在了解该发明创造之后表达的不相信、怀疑、赞誉等态度;(4)发明取得预料不到的结果;(5)其他人的独立发明。2007KSR重申了Graham因素”判断方法,美国最高法院再次确认了在Graham因素的背景之下确定专利主题的非显而易见性,重申了商业成功、长期存在但未解决的需求、他人的失败等辅助判断因素可以被用来揭示专利开发之时的情况。

欧洲专利审查指南列举了3类辅助判断因素,包括:(1)可预见的缺陷、非功能性修饰和任意性选择;(2)未预料的技术效果、附带效果;(3)长期渴望的需求和商业成功。 根据欧洲专利局上诉委员会判例法,辅助判断要素还包括:技术偏见、文件的年龄-时间因素、市场竞争者)、简单的解决方案和比较试验。除上述明确列出的之外,辅助判断因素在实践中还有以下发展,包括:怀疑、许可和默许、抄袭、模仿、发明开辟了一个全新的技术领域、发明在外国的授权情况、奖励情况、商业实现和科学界对发明人功绩的承认等。

梳理相关理论研究,结合国外相关实践经验,本文探索性地提出辅助判断因素与专利创造性主体判断方法之间关系的几种隐含学说,分析辅助判断因素支持专利创造性的理论基础及其对专利创造性判断的价值意义。

1.表征说

表征说认为,辅助判断因素能够反映发明创造的背景事实,阐明发明创造的可专利性特征,是专利创造性判断的主体判断方法的一部分,应当在每一个专利创造性判断案件中予以考虑。表征说有利于判断者了解发明创造做出的全部背景事实,将主体判断方法中的主观因素降到最低,从而做出更加客观的判断。

美国是表征说的典型支持者。美国专利审查指南指出,显而易见性是基于潜在事实调查的法律问题。Graham案确定的显而易见性客观分析框架中有评估与显而易见性问题相关的客观证据,包括证明商业成功、长期存在但未解决的需求、他人的失败以及未预料的结果的证据。这些证据可以包含在申请文件之中,与申请文件一起提交,或者在审查期间的任何时候及时提交。任何客观证据的重要性都是根据具体案件的具体情况而定。申请人提交了证据并不意味着这些证据能够决定专利的显而易见性问题。在其美国专利审查指南列举了4种辅助判断因素,包括:(1)商业成功;(2)长期渴望但未解决的需求;(3)他人的失败;(4)预料不到的结果。美国法院认为,辅助判断因素的证据往往可能是最具证明性和说服力的证据,它们应被视为所有证据的一部分,而不仅仅是在审查技术问题后存疑时才予以考虑。但是,辅助判断因素的存在不能决定专利的显而易见性,在与现有技术相比仅具有较小进步的明显显而易见的案件中,辅助判断因素不足以超越技术判断本身

2.补充说

补充说认为,专利创造性判断本质上是对发明创造在技术上的专门评价,而辅助判断因素主要是从经济上和动机上对发明创造进行说明,因此,辅助判断因素仅仅是补充性的,对辅助判断因素的考虑不能替代主体判断方法,其仅在特定情况下才有意义。补充说的意义在于坚持从技术上评价发明创造性的同时,承认辅助判断因素的补充作用;在坚持程序节约,提高专利判断效率的同时,兼顾公平。

欧洲是补充说的典型代表。欧洲专利局上诉委员会在创造性判断中适用辅助判断因素的原则是:只有在利用“问题-解决方法(Problem and solution approach等评价专利创造性存疑(对现有技术是否给予教导的客观评价尚未明晰)的情况下,辅助判断因素才是重要的。辅助判断因素在创造性判断中仅仅是辅助性的;对辅助判断因素的调查不能替代对发明在技术上专门评价;当存在辅助判断因素时,现有技术的总体情况和对所有重要因素的考量可能表明其涉及创造性步骤,但并非在每个案件中都是这样。

3.无用说

无用说认为,专利创造性判断本质上是对发明创造在技术上的专门评价,在利用主体判断方法能够得出专利是否具备创造性的结论时,考虑辅助判断因素是否对创造性判断没有帮助。无用说的合理意义在于专利创造性判断的本质在于其是对发明在技术上(而非经济和动机上)的专门评价。

二、 辅助判断因素在我国专利创造性判断中的适用情况

(一)辅助判断因素在我国专利创造性判断中的适用现状

为了研究辅助判断因素在我国司法实践中的适用情况,笔者整理分析了我国2011年至2017年间在专利驳回复审和无效宣告案件中涉及辅助判断因素的裁判文书共计152份,并总结了以下案件特点。

1.在四种辅助判断因素中,预料不到的技术效果和商业成功的适用频次很高,其次是克服技术偏见,而适用长期存在的技术难题的案件较少。

2.辅助判断因素适用于专利确权案件的数量远高于专利授权案件。

3.辅助判断因素适用于发明专利案件创造性判断的比例远高于实用新型专利案件。这与二者对创造性高度的要求不同及其判断的难易程度有关。

4.2014年之后,法院对辅助判断因素的适用频次增长明显。商业成功在创造性判断中的适用频次是比较高的。与预料不到的技术效果的适用不同,专利申请人或专利权人需要在专利创造性判断中明确主张发明在商业上获得成功,商业成功才会有适用的可能;而预料不到的技术效果在专利创造性判断中的适用,除了申请人主动提出,专利局、专利复审委员会和法院也可能主动适用。也即,在152份专利裁判文书中,专利申请人在超过一半的专利创造性判断案件中主动以商业成功作为创造性争辩理由。

5.长期存在的技术难题和克服技术偏见在专利授权和确权程序中的适用频次无明显差异。预料不到的技术效果在专利确权程序中的适用明显高于其在授权程序中的适用。商业成功的适用,80%发生在专利确权程序中,仅有20%发生在专利授权程序中,这与商业成功证据的形成时间阶段及其证明力大小密切相关。

6.解决了长期存在的技术难题或者克服了技术偏见的案件占比最低。在收集的152份专利裁判文书中,没有出现认定发明解决了长期存在的技术难题或者克服了技术偏见的案件;有4份裁判文书认定了发明产生了预料不到的技术效果;另有2份裁判文书认定了专利产品的商业成功,但是对于这种成功是由于发明的区别技术特征直接导致诉请不予认定。

(二)辅助判断因素在我国专利创造性判断中的适用问题

1.辅助判断因素在我国相关法律规范中的主要问题

首先,我国专利审查指南只规定了四种辅助判断因素,对于其他情形的辅助判断因素是否应当考虑未明确。其次,未明确审查员应当在主体判断方法之中还是主体判断方法之外考虑辅助判断因素。再次,未明确辅助判断因素在专利创造性判断中的地位和作用,辅助判断因素仅仅只是审查员作出专利具备创造性结论的原因之一,未明确其是否可以对专利创造性判断起决定作用,以至于推翻专利不具备创造性的结论。最后,未明确四种辅助判断因素各自适用的具体规则,导致审判不一。

2.辅助判断因素在我国司法实践中的适用问题

1)当事人主张适用辅助判断因素具有随意性和盲目性

由于专利审查指南对辅助判断因素的规定较为概括,缺乏具体的认定标准和适用规则,使得专利申请人或专利权人对四种辅助判断因素的认识不足,导致其对四种辅助判断因素的诉求上的随意性和举证上的盲目性,主要表现为:

在创造性判断中盲目主张发明解决了长期存在的技术难题、克服了技术偏见、产生了预料不到的技术效果、在商业上获得成功等辅助判断因素,却不提交证据或提交少量证据;提交的证据内容不能证明其主张的辅助判断因素,或者证据形式、证据提交时间等不符合要求。比如,提交自己发表的广告等自制证据而非百科全书、教科书等证据来证明技术偏见普遍存在;仅仅提交一台播种机工作状况的录像来证明发明获得了商业成功;主张发明产生了预料不到的技术效果、克服了技术偏见,但是其发明的涉案专利申请文件中没有记载发明与现有技术相比产生了何种预料不到的技术效果、发明如何克服技术偏见而对现有技术作出贡献等内容,或者记载的内容与主张的内容不一致,使得专利申请人或专利权人的诉争理由和提交的证据得不到专利权利要求书和说明书的支持;将技术问题、客观事实等同于技术难题、技术偏见进行主张;在非专利创造性判断中主张发明克服了技术偏见、解决了长期存在的技术难题、产生了预料不到的技术效果等辅助判断因素。

2)法院与专利复审委员会适用辅助判断因素的概括性和不一致性

在我国法院相关裁判中适用辅助判断因素的案例不少,基于相关文本分析,总体呈现出高度概括性,并与专利复审委的一致性比较明显(如表1所示): 在接近三分之一的裁判文书中,法院利用三步法等作出专利是否具备创造性的判断之后,不再对专利申请人或专利权人主张的辅助判断因素进行分析判定,或者对其提交的证据不予采信;在接近三分之一的裁判文书中,法院以常规技术手段、普通技术常识、存在技术启示、容易想到/可以预见、通过有限次试验可得到、未取得商业成功等理由直接否定专利申请人或专利权人主张的辅助判断因素,只有少数裁判文书中法院会对其否定理由进行详细说明;在30%的案件中,法院会概括性地以专利申请人或专利权人未举证或者提交的证据不足以证明或不能证明为由否定该辅助判断因素;在部分专利申请人或专利权人主张发明产生了预料不到的技术效果、发明克服了技术偏见的案件中,法院会明确指出专利申请文件中未记载相关内容或者记载的内容不能支持其主张,以此否定该辅助判断因素。

法院在创造性判断中对四种辅助判断因素的认定情况

法院认定

长期存在的技术难题

克服技术偏见

预料不到的技术效果

商业成功

涉及的裁判文书数量

31

53

87

80

在利用三步法等作出专利创造性判断后,不再判定该辅助判断因素

15

22

14

31

以常规技术手段、未取得商业成功等理由直接否定该辅助判断因素

7

13

44

4

以未举证、证据不足或不能证明为予以由否定

6

12

16

42

以专利申请文件中未记载或记载的内容不能支持为由予以否定

-

5

18

-

*表中的一份专利裁判文书中可能同时涉及多项裁判理由。

此外,法院与专利复审委员会适用辅助判断因素的不一致性体现在:不同层级的法院之间、法院与专利复审委员会之间对在创造性判断中如何适用辅助判断因素,如何进行证据认定,尤其是对比较实验数据的认定,有时会有不同意见。

三、 完善我国专利创造性辅助判断适用的建议

(一)辅助判断因素的定位与适用程序

辅助判断因素对专利创造性判断的影响利大于弊,完善辅助判断因素的适用规则,统一适用标准。可以促进专利创造性判断的客观化,降低事后诸葛亮的主观影响,并帮助判断者在鼓励发明创造与避免低质量专利之间找到平衡点,在减少低质量专利的同时,确保真正有价值的发明创造获得专利保护。

从司法资源节约、程序效率角度,笔者认为在适用辅助判断因素时,应当以补充说为主,以表征说为辅,一般情况下在利用三步法主体判断方法进行创造性判断存疑时再考虑辅助判断因素,在选择发明等特殊情况下在主体判断方法之中就应当考虑辅助判断因素。一般情况下,如果利用主体判断方法可以得出清晰结论,那么,再考虑辅助判断因素将会造成法院、专利审查机关和当事人的资源浪费,不利于程序效率。但是基于听证原则,在适用辅助判断因素时,判断者应当根据认定规则考虑当事人提出的所有辅助判断因素。

(二)主要辅助判断因素在专利创造性判断中的正确适用

对于长期存在的技术难题的认定方面,应当具体分析本发明解决了何种技术问题,该技术问题是否长期存在,以及本领域技术人员是否一直尝试解决但始终未能获得成功。在其举证责任分配上,专利申请人对其承担结果意义上的举证责任。在其证明标准上,审查员第一次实质审查时应适用“事实清楚,证据确实、充分的标准,在专利确权程序的其他按阶段和专利授权程序中应适用优势证据标准

克服技术偏见可以指示专利具备创造性,但是其证明标准应是采用相对较高标准,几乎接近于证明本领域普通尝试程度的标准。在其认定上,首先应当看专利申请文件中是否记载了克服技术偏见的内容。如有相关记载,再进一步判定技术偏见是否存在以及本发明是否克服了技术偏见。这种技术偏见应当是一种本领域技术人员广泛持有的但又是不正确的技术观点,且要求本发明的区别技术特征采用了技术偏见舍弃的技术手段或物质,解决了技术偏见存在的技术问题,产生了更好的技术效果。在其举证责任分配上,专利申请人对其承担结果意义上的举证责任。在其证明标准上,审查员第一次实质审查时适用事实清楚,证据确实、充分的标准,在专利确权程序的其他按阶段和专利授权程序中适用“优势证据标准

预料不到的技术效果可以指示专利具备创造性,但并非所有预料不到的技术效果都有助于创造性判断,应当排除技术效果源于技术问题的非基本部分、因缺乏替代选择而产生的单行道情形等几种情况。通常情况下,预料不到的技术效果在利用主体判断方法判断专利创造性存疑时适用,无需在创造性判定一开始就予以考虑。在其证明标准上,审查员第一次实质审查时,以及在组合发明、选择发明、转用发明、要素关系改变的发明等专利的创造性判断中,适用事实清楚,证据确实、充分的标准;在专利确权程序的其他按阶段和专利授权程序中适用优势证据标准

如果发明的产品获得了商业成功,且这种成功可以直接归因于发明的区别技术特征,那么,单凭商业成功可以证明本发明具备创造性。认定专利产品获得商业成功的主要依据是市场份额等销售数据,奖项荣誉、新闻报道、科学评论、行业认可等也对商业成功的认定具有积极作用。商业成功直接归因于本发明的技术特征,其内涵在于,商业成功是由于本发明区别技术特征直接导致的,而非实施于该产品上的其他发明、本发明的其他技术特征或者销售技巧、广告宣传等其他因素导致。在其举证责任分配上,产品获得商业成功的举证责任由专利申请人承担,专利审查机关、无效宣告请求人对此不承担举证责任;专利申请人对该成功直接源于发明的技术特征承担举证责任,无效宣告请求人对该成功是源于发明之外的其他因素承担举证责任,专利审查机关对该成功对此不承担举证责任。在其证明标准上,产品是否获得商业成功的证明标准适用接近事实清楚,证据确实、充分的标准。该成功是否直接源于发明的技术特征的证明标准,在专利授权程序中适用接近“事实清楚,证据确实、充分的标准,在专利确权程序中适用优势证据标准。因为销售证据相当容易获得,因此,在专利创造性判断中对商业成功的认定应当持严格标准,充分排除销售技巧、广告宣传等因素对商业成功的影响。

四、 结语

尽管辅助判断因素可以证明发明取得显著的进步从而降低在突出的实质性特点方面的要求,美国法院过度强调辅助判断因素的重要性而实质上降低了创造性,促进了专利丛林的出现,但是辅助判断因素对专利创造性判断的作用利大于弊,辅助判断因素应当对专利创造性判断产生积极影响,帮助专利申请人或专利权人更加积极而有针对性地争辩,帮助判断者更加全面而客观地进行判断。在我国的司法实践中,辅助判断因素的适用空间极其有限,远未发挥其应有的作用。

本文通过分析我国2011年至2017年间涉及辅助判断因素的152篇裁判文书,归纳总结出辅助判断因素在我国专利创造性判断中存在地位和作用不明朗,未明确四种辅助判断因素各自适用的具体规则,导致审判结果不一等方面的适用性问题。探索性地提出辅助判断因素与专利创造性主体判断方法之间关系的“表征说”、“补充说”等几种隐含学说,分析辅助判断因素支持专利创造性的理论基础及其对专利创造性判断的价值意义;明确辅助判断因素的地位和作用、适用规则,以期明确四种辅助判断因素的适用规则,便于当事人更具针对性的提出诉请和提交证据,从而可以帮助判断者在鼓励发明创造与避免低质量专利之间找到平衡点,在减少低质量专利的同时,确保真正有价值的发明创造获得专利保护,也有利于专利审查机关和法院统一裁判标准、节约司法资源。(未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任)

 

 

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